Arrêt Gözze: Marque de certification Vs. Marque individuelle

CJUE, 8 juin 2017, aff. C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH c/ Verein Bremer Baumwollbörse

Une marque individuelle ne fait pas l’objet d’un usage conforme à sa fonction essentielle lorsqu’elle est utilisée comme « label de qualité », à moins qu’elle garantisse simultanément que les produits proviennent d’une entreprise unique.

En France, comme dans de nombreux pays, les textes prévoient la coexistence de deux types de marques :

  • La marque individuelle qui distingue les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.

et

  • La marque collective qui distingue une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou de services. Le titulaire d’une marque collective ne peut faire lui-même usage de la marque mais effectue un contrôle sur l’usage de la marque par des tiers qui doivent satisfaire à certains critères pour pouvoir faire usage de cette marque. Ces critères doivent être établis dans un « règlement d’usage et de contrôle » qui doit être introduit lors du dépôt de la marque.

On distingue :

  • La marque collective dite simple est une marque qui peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le propriétaire de la marque.
  • La marque collective de certification est une marque qui peut être exploitée par toute personne respectant un cahier des charges (appelé règlement d’usage) homologué, qui instaure un système de contrôle.Le dépôt doit être fait au nom d’une personne morale, présentant une certaine indépendance (c’est à dire qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou services).

Faits.

Le litige au principal oppose W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (ci-après « Gözze ») et son gérant, Wolfgang Gözze (ci-après « M. Gözze ») à l’association Verein Bremer Baumwollbörse (ci-après « VBB »).

VBB est une association qui défend les intérêts d’entreprises du secteur du textile en coton. Elle est titulaire de la marque individuelle suivante (ci-après la marque « fleur de coton »)

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La marque « fleur de coton » a été déposée en noir et blanc et enregistrée le 22 mai 2008, notamment pour des textiles.

VBB conclut des contrats de licence relatifs à la marque « fleur de coton » avec des entreprises du secteur du textile. Ces entreprises s’engagent à n’utiliser cette marque que pour des produits de bonne qualité issus de fibres de coton. Le respect de cet engagement peut être contrôlé par VBB.

Gözze exerce ses activités dans le secteur du textile et commercialise notamment des serviettes de toilette sur lesquelles elle appose des étiquettes volantes dont le verso, habituellement imprimé en vert et blanc, est reproduit ci-dessous :

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Gözze ne fait pas partie des licenciés de VBB. Cette dernière n’a pas consenti à un quelconque usage, par Gözze, d’un signe identique ou similaire à la marque « fleur de coton ». Dès lors, VBB a introduit une action en contrefaçon contre Gözze devant le tribunal des marques de l’Union européenne compétent, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne).

Gözze a introduit une demande reconventionnelle en nullité, ou subsidiairement en déchéance, de la marque « fleur de coton ». Selon elle, le signe figuratif « fleur de coton » serait purement descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif. Ce signe ne pourrait pas servir d’indication d’origine et n’aurait donc pas dû être enregistré en tant que marque.

C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi pose à la Cour de justice deux questions concernant, pour l’une, la capacité d’un usage comme « label de qualité » à maintenir les droits sur une marque individuelle et, pour l’autre, l’incidence sur la validité de la marque individuelle d’un défaut de contrôle de la qualité des produits par son propriétaire.

La meilleure attaque…

La qualification de la catégorie à laquelle appartient la marque est d’importance.

Ceci revêt, ici même, une importance particulière dans le contexte de la réforme du règlement sur la marque de l’Union européenne qui prévoit la création de nouvelles catégories de signes, qu’ils soient non traditionnels (notamment les marques multimédia et hologrammes) ou destinés à palier un déficit d’harmonisation avec la protection que les États membres avaient déjà la possibilité d’octroyer. C’est le cas des marques de certification, désormais protégeables comme marques de l’Union européenne par l’article 74 bis du règlement (UE) 2015/2424.

– Fonction essentielle et fonctions corollaires. – En étendant les fonctions de la marque individuelle à la fonction de garantie de qualité et la fonction de communication, d’investissement ou de publicité (CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L’Oréal SA et a. c/ Bellure NV et a., pt 58 : Propr. industr. 2009, comm. 51, nos obs.), la Cour de justice avait pu donner le sentiment que ces nouvelles fonctions étaient tout autant essentielles que la fonction de garantie d’origine.

Il n’en est rien, et c’est sans doute l’enseignement majeur de cet arrêt de confirmer qu’il n’existe qu’une seule fonction essentielle propre à chaque type de marque, les autres fonctions n’étant que périphériques ou corollaires (pt 44).

Alors que la fonction essentielle de la marque individuelle est la fonction de garantie d’origine (pt 41), la fonction essentielle de la marque de certification est la garantie de qualité.

Dès lors que le maintien des droits sur une marque individuelle exige « un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service » (pt 37), un usage par lequel seule une fonction corollaire serait exploitée ne saurait être qualifié de sérieux (pt 45). Ce raisonnement vaut également pour les marques de certification si l’usage met en valeur une fonction autre que la fonction de garantie de qualité.

Cela ne signifie cependant pas qu’une marque individuelle ne puisse concomitamment (et, on est tenté de dire, accessoirement) être perçue comme un sceau de qualité et, inversement, qu’une marque de certification ne puisse aussi identifier une origine commerciale (pt 46).

4. – Entreprise unique. – La Cour de justice n’écarte pas qu’une marque de certification puisse garantir aux consommateurs que les produits ou services proviennent d’une « entreprise unique » et remplisse donc également une fonction essentielle qui est celle propre à la marque individuelle.

Il existe toutefois un obstacle théorique à cette démonstration, qui est le fait même que l’organisme certificateur doit, pour remplir sa tâche, être indépendant et ne pas exercer « une activité ayant trait à la fourniture des produits ou de services du type certifié » (règl. 2015/2424, art. 74 bis (2)). Comment un label de qualité pourrait-il désigner une « entreprise unique » comme origine commerciale des produits ou services alors même que la marque de certification est destinée à être utilisée par une pluralité d’opérateurs ?

Premièrement, l’indépendance de l’organisme certificateur vis-à-vis des produits ou services certifiés peut ne pas être mise en évidence dans la commercialisation de ces derniers et peut donc rester inconnue des consommateurs.

Deuxièmement, la notion « d’entreprise unique » ne se résume pas à un opérateur unique puisqu’elle s’étend au groupe des « affiliés », c’est-à-dire aux sociétés membres du réseau de certification et bénéficiaires d’une licence d’usage de la marque de garantie (pt 49).

La possibilité que l’apposition de la marque de certification traduise, pour le consommateur, un contrôle sur toute la chaîne de fabrication ou fourniture du produit ou service en question devrait supposer un effacement complet de la personne du producteur ou fournisseur du produit ou service au profit du seul organisme certificateur. En dernier ressort, celui-ci devrait apparaître comme le gérant d’une coopérative dont les contributeurs restent anonymes.

C’est a priori impossible lorsque cet organisme certificateur ne contrôle qu’un maillon de la production ou qu’un élément de la fabrication des produits ou de la fourniture des services. Dans un tel cas en effet, la responsabilité de la qualité échoit encore à l’opérateur qui définit sa propre norme de qualité qu’il applique au produit ou au service pris dans sa totalité. Ainsi, la certification d’une matière première textile ne permet pas d’identifier l’origine commerciale de produits « dans leur état fini », après qu’ils ont subi un processus de transformation sur lequel l’organisme certificateur n’a pas de prise (pt 50. – V. également Trib. UE, 16 juin 2015, aff. T-660/11, Polytetra GmbH c/ OHMI, « Teflon », pts 68 à 86 : Propr. industr. 2015, comm. 60, nos obs.).

C’est a priori difficilement concevable lorsque les produits ou services sont eux-mêmes identifiés par une marque individuelle dont la fonction est de rappeler aux consommateurs que les produits ou services objets de la certification ne sont pas indifférenciés ou strictement équivalents, en dépit de certaines caractéristiques communes. En d’autres termes, lorsque plusieurs opérateurs différents font un usage commun d’une même marque de certification, mais conjointement avec une marque individuelle, chacune de ces marques délimite nécessairement la fonction essentielle de l’autre.

Si l’on ne peut exclure catégoriquement tout chevauchement entre marque individuelle et marque de certification, il semble raisonnable d’admettre une incompatibilité de principe qui ne souffrira que de rares exceptions.

5. – Protection de la marque de certification. – Compte tenu de la fonction essentielle de la marque de certification, on peut se demander quelle base juridique est susceptible d’être invoquée à l’appui d’une action en contrefaçon.

La question se pose dans la mesure où, s’agissant de l’atteinte aux marques de certification, aucune base juridique spécifique n’existe dans le règlement (UE) 2015/2424 ou la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JOUE n° L 336, 23 déc. 2015). Par ailleurs, la notion de « risque de confusion », au sens des articles 5 (1) (b) de la directive et 8 (1) (b) du règlement paraît inadaptée dès lors qu’elle se limite à protéger la fonction de garantie d’origine.

La référence à la protection des fonctions autres que la fonction de garantie d’origine n’a d’ailleurs été faite par la Cour de justice que dans le contexte de l’article 5 (1) (a) de la directive, c’est-à-dire en cas de double identité des signes et des produits ou services (CJCE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, Interflora, pt 38 : JurisData n° 2011-021908 ; Propr. intell. 2012, n° 42, p. 63, G. Bonet ; Comm. com. électr. 2011, comm. 112, C. Caron ; RTD com. 2012, p. 103, note J. Azéma. – V. Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? Utilité ? : Propr. industr. 2012, étude 11, J. Passa).

Toutefois, la Cour de justice n’excluant pas que les marques de certification aient également (et jusqu’à ce que la preuve contraire soit apportée dans le cadre d’une demande de preuves d’usage) une fonction de garantie d’origine, une opposition, une action en annulation d’une marque plus récente ou une action en contrefaçon devrait pouvoir être formée sur la base de l’existence d’un risque de confusion.

6. – Marque de certification et marque collective. – Si la frontière entre marque individuelle et marque de certification semble relativement aisée à tracer, il n’en est pas de même vis-à-vis de la marque collective dans la mesure où la fonction essentielle de cette dernière est beaucoup plus floue.

Il est d’ailleurs regrettable que la Cour de justice ne définisse pas la marque collective autrement qu’en l’associant à la marque de certification (pt 50).

Certes, la marque individuelle et la marque collective ont toutes deux pour fonction essentielle de désigner une « entreprise unique » qui, dans le cas de la marque collective, est la collectivité des membres de l’association réglementant l’usage de la marque (Trib. UE, 2 oct. 2015, aff. T-624/13, « Darjeeling c/ Darjeeling », pts 41 à 61. – V. également Y. Basire, Les fonctions de la marque : coll. du CEIPI, n° 606, 2014).

On ne peut toutefois ignorer que la marque collective possède bien une fonction de garantie de qualité même si celle-ci est le plus souvent indirecte. L’identification d’une zone de production, d’une méthode de fabrication ou d’un mode de commercialisation peut créer des attentes quant aux qualités du produit ou service, même s’il s’agit d’une qualité induite ou suggérée plutôt que vérifiée (V. en ce sens, concl. avocat général, CJUE, 31 mai 2017, aff. C-673/15 P à C-676/15 P, The Tea Board c/ EUIPO, pt 46).

La marque collective n’implique aucune uniformisation des caractéristiques et ne suppose aucun contrôle de qualité des produits ou services, seulement des modalités d’exploitation de la marque telles que prévues par le règlement d’usage. Il reste que la définition et l’étendue du contrôle de ces modalités d’usage dépendent de l’association titulaire de la marque.

Compte tenu du chevauchement évident quant au champ d’application de la marque collective et de la marque de certification, il est plus aisé de les distinguer par leurs champs d’exclusion respectifs.

Le caractère des groupements susceptibles de déposer une marque collective implique que dans tous les cas, y compris lorsqu’il s’agit de personnes morales de droit public, leurs membres peuvent influencer la définition des caractéristiques ou de la qualité des produits considérés. Ce trait distingue la marque collective de la marque de certification par laquelle une entité établit de manière unilatérale les caractéristiques et qualités de produits ou services.

Deuxième différence, la marque de certification ne peut garantir la provenance géographique (règl. 2015/2424, art. 74 bis (1)), au contraire de la marque collective (règl. 207/2009, art. 66 (2)).

Troisième différence, les marques collectives peuvent être déposées par les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou encore les personnes morales de droit public, qui peuvent être des opérateurs sur le marché des produits ou services considérés. Par opposition, l’organisme certificateur doit rester indépendant et extérieur à ce marché.

Ainsi, sans doute plus que la nature de l’usage, marques collectives et de certification se distinguent par la qualité garantie, l’étendue du contrôle et l’activité du titulaire.

6. – Marque individuelle et motifs d’annulation. – La Cour de justice insiste sur l’autonomie de chacun des types de marques (individuelles, collectives et de certification) en confirmant que seuls les motifs d’annulation qui leur sont propres peuvent leur être opposés.

On observe que le caractère trompeur est un motif de nullité (avec effets ex tunc) lorsqu’il existait déjà au jour du dépôt (règl. 207/2009, art. 52 (1) (a) et 55 (2)), ainsi qu’un motif de déchéance (avec effets ex nunc) lorsque la marque devient trompeuse « par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement » (règl. 207/2009, art. 52 (1) (c) et 55 (1)).

S’agissant du motif de nullité, une marque individuelle n’est pas trompeuse dès l’origine du seul fait que son titulaire n’exerce pas suffisamment ou correctement son pouvoir de contrôle de qualité. Le caractère trompeur suppose que « le signe déposé aux fins de l’enregistrement en tant que marque générait par lui-même un tel risque », sans égard pour l’usage postérieur qui en a été fait (pt 55). L’absence de conformité quant à la qualité que le public associe à la marque, prise en tant que conséquence d’une absence de contrôle, n’est donc pas susceptible de fonder l’annulation d’une marque individuelle (pt 57).

Par ailleurs, s’il est prévu que l’incompatibilité entre la marque et le cahier des charges établi pour une marque collective soit un motif de déchéance, ce motif de déchéance est spécifique aux marques collectives et ne peut s’appliquer par analogie aux marques individuelles (pt 60).

7. – Requalification. – La création de nouveaux types de marques soulève enfin la question de la possibilité d’une requalification, à la demande du titulaire, d’un enregistrement obtenu dans le passé pour une marque d’un type distinct.

Une telle requalification permettrait de maintenir les droits sur des marques dont la fonction essentielle véritable est, dans les faits, différente de celle correspondant au type d’enregistrement obtenu.

Il est toutefois improbable qu’une telle requalification soit permise en l’absence d’une disposition juridique expresse, comme le laisse entendre la Cour de justice au sujet d’une requalification d’une marque de couleurs en marque figurative (CJUE, 21 janv. 2016, aff. C-170/15 P, Enercon c/ EUIPO, pts 16 à 22).

Annexe

(45) Lorsque l’usage d’une marque individuelle, tout en certifiant la composition ou la qualité des produits ou des services, ne garantit pas aux consommateurs que ces produits ou ces services proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et à laquelle, par conséquent, peut être attribuée la responsabilité de la qualité desdits produits ou services, un tel usage n’est pas fait conformément à la fonction d’indication d’origine.

(46) Il s’ensuit, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 47 et 56 de ses conclusions, qu’il n’y a pas d’usage conforme à la fonction essentielle de la marque individuelle lorsque l’apposition de celle-ci sur des produits a pour unique fonction de constituer un label de qualité pour ces produits et non celle de garantir en outre que les produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. (…)

(49) Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, sur le fondement de l’ensemble des données qui lui sont soumises par les parties au principal, si des éléments pertinents et concordants permettent de considérer que l’apposition de la marque fleur de coton du VBB par les licenciés de cette association sur leurs produits garantit aux consommateurs que ces produits proviennent d’une entreprise unique, à savoir le VBB constitué de ses affiliés, sous le contrôle duquel lesdits produits sont fabriqués et auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

(50) Ne saurait, en tout état de cause, constituer un tel élément, le fait que les contrats de licence habilitent le VBB à vérifier que les licenciés utilisent exclusivement des fibres de coton de bonne qualité. Ce fait implique tout au plus que le VBB certifie la qualité de la matière première utilisée. Ainsi qu’il ressort de l’article 66 du règlement no 207/2009 et de l’article 74 bis ajouté à ce règlement par le règlement (UE) 2015/2424, une telle certification peut, le cas échéant, suffire pour considérer qu’une marque autre qu’individuelle remplit sa fonction d’indication d’origine. En effet, ledit article 66 précise qu’une marque collective remplit sa fonction d’indication d’origine lorsqu’elle distingue « les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises » et ledit article 74 bis énonce qu’une marque de certification remplit ladite fonction lorsqu’elle distingue « les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques […] sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification ». Toutefois, le litige au principal porte sur une marque individuelle, enregistrée pour des produits. Ainsi qu’il a été exposé au point 41 du présent arrêt, une telle marque remplit sa fonction d’indication d’origine lorsque son usage garantit aux consommateurs que les produits qu’elle désigne proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ces produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de la qualité de ces produits, dans leur état fini à la suite du processus de fabrication.

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